Der Schein trügt – Was ist, wenn der Anmelder jahrelang nur glaubt, dass die Anmeldung anhängig ist? | J 19/16

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Auch wenn das EPA der Anmelderin lange Zeit einen Rechtsverlust nicht mitteilt, diesen auch nicht in das europäische Patentregister einträgt und zugleich die Zahlungen der Jahresgebühren stets akzeptiert, so genügt dies nicht zur Annahme, dass eine Anmeldung aufgrund des Vertrauensschutzes weiterhin anhängig ist.

Zur Entscheidung

J 19/16, Entscheidung vom 3. August 2017

Relevante Rechtsnormen

Art. 24 und 25 PCT (Rechtsmittel bei Rechtsverlust in PCT-Phase); J 14/94 (Vertrauensschutz)

Sachverhalt

Die betreffende Anmeldung beruht auf einer internationalen Anmeldung, die von der deutschen Robert Bosch GmbH 2005 beim USPTO als internationales Anmeldeamt eingereicht wurde und die Priorität aus 2004 beansprucht. Formal korrekt wurde für diese Anmeldung Ende 2006 die europäische Phase eingeleitet und bis ins Jahr 2016 alle „fälligen“ Jahresgebühren an das EPA entrichtet.

Aufgrund fehlender Zuständigkeit leitete das USPTO die internationale Anmeldung jedoch (erst) im Jahr 2008 an das internationale Büro der WIPO (IB) weiter, welches als tatsächlich zuständiges Anmeldeamt dieser Anmeldung eine neue internationale Anmeldenummer vergab. Auch das EPA wies der Anmeldung daraufhin eine neue Anmeldenummer zu.

Da für die Anmeldung mit der neuen Anmeldenummer die Erfordernisse nach R. 159(1) EPÜ für den Eintritt in die europäische Phase nicht erfüllt wurden, galt die entsprechende Euro-PCT-Anmeldung als zurückgenommen. Die Anmelderin wurde hiervon im Dezember 2008 unterrichtet.

Auch das IB als Anmeldeamt teilte der Anmelderin Ende 2008 mit, dass für die internationale Anmeldung mit der neuen internationalen Anmeldenummer die vorgeschriebenen Gebühren nicht entrichtet worden seien und forderte zur Nachzahlung dieser Gebühren auf. Da die Anmelderin dieser Aufforderung nicht nachkam, galt die entsprechende Anmeldung als zurückgenommen.

Erst Ende 2014 teilte das EPA der Anmelderin mit, dass die entsprechende Euro-PCT-Anmeldung, für die nun zwei europäische Anmeldenummern vergeben worden waren, im weiteren Verfahren unter der neuen Anmeldenummer fortgeführt werden würde. Zugleich wurde die Anmelderin darüber informiert, dass sie auf die Rechtsverlustmitteilung aus dem Jahr 2008, die sich auf die Euro-PCT-Anmeldung mit der neuen Anmeldenummer bezog, nicht reagiert hätte, sodass die betreffende Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt nicht weiterverfolgt werden könne. Zudem gelte die betreffende Anmeldung schon aufgrund der Nichtzahlung von Gebühren in der internationalen Phase als zurückgenommen, wobei die Fristen für die entsprechenden Rechtsbehelfe nun bereits abgelaufen seien.

Daraufhin beantragte die Anmelderin die Anmeldung mit der neuen „korrekten“ Anmeldenummer weiterzuverfolgen. Das EPA wies diesen Antrag mit der Begründung zurück, dass die Anmeldung bereits in der internationalen Phase aufgrund von Nichtzahlung erforderlicher Gebühren als zurückgenommen galt und ihre Wirkung als vorschriftsgemäße nationale Hinterlegung daher erloschen sei (Art. 24(1)(ii) PCT).

Gegen diese Entscheidung legte die Anmelderin Beschwerde ein. Zur Begründung berief sich die Anmelderin unter darauf, dass sie aufgrund verschiedener Umstände im Verfahren vor dem EPA dazu veranlasst gewesen sei, anzunehmen, die Anmeldung sei weiterhin anhängig (Grundsatz des Vertrauensschutzes).

Bisherige Rechtsprechung

1. Zulässige Rechtsmittel bei einem Rechtsverlust in der internationalen Phase

Geht in der internationalen Phase ein Rechtsverlust auf den Fehler des Anmeldeamtes oder des Internationalen Büros der WIPO zurück (Art. 25(2) PCT), so kann der Anmelder innerhalb von zwei Monaten die Aufrechterhaltung als nationale/regionale Anmeldung beantragen, wenn aufgrund dieses Fehlers:

a) der Anmeldung kein internationales Anmeldedatum zuerkannt worden ist,

b) die Anmeldung als zurückgenommen gilt, oder

c) dem IB das Aktenexemplar nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist zugeht.

Beruht der Rechtsverlust hingegen auf einem Fristversäumnis, der auf das Verschulden des Anmelders zurückgeht, so kann der Anmelder die Aufrechterhaltung der Anmeldung als nationale/regionale Anmeldung beantragen, wenn das Bestimmungsamt den Grund für dieses Verschulden entschuldigt (Art. 24(2), 48(2) PCT).

2. Grundsatz des Vertrauensschutzes

Der Vertrauensschutz des europäischen Patentsystems basiert auf zwei Grundprinzipien: Einerseits darf dem Benutzer kein Nachteil daraus erwachsen, dass er sich auf eine falsche Auskunft oder einen missverständlichen Bescheid des EPA verlassen hat. Zudem muss das EPA den Anmelder auf einen drohenden Rechtsverlust hinweisen, wenn ein solcher Hinweis nach Treu und Glauben erwartet werden darf. Dies setzt voraus, dass der Mangel für das EPA leicht erkennbar ist.

Gemäß der Entscheidung J 14/94 kann sich das EPA nicht auf einen mehrere Jahre zurückliegenden Rechtsverlust berufen, wenn das EPA die Beteiligten und die Öffentlichkeit durch sein Verhalten (hier durch den Erlass mehrerer Mitteilungen im Erteilungsverfahren) über längere Zeit hinweg in dem begründeten Glauben lässt, dass kein Rechtsverlust eingetreten ist, ohne gegen das Verbot des “venire contra factum proprium” und damit gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes zu verstoßen.

Entscheidungsgründe

1. Keine Rechtsbehelfe eingelegt

Die Anmelderin stellte keinen Antrag auf Nachprüfung durch das EPA als Bestimmungsamt (Art. 25(2) PCT). Dieser scheidet überdies auch aus, da der Fehler beim Anmelder selbst liegt und nicht auf ein Verschulden des Anmeldeamtes oder das IB zurückgeht.

Möglich wäre hingegen ein Antrag auf Entschuldigung vor dem EPA als Bestimmungsamt gewesen, da der Rechtsverlust auf ein Verschulden des Anmelders zurückgeht. Dabei merkte die Beschwerdekammer an, dass die Aussage in der Mitteilung des EPA über den Rechtsverlust aus dem Jahr 2008, wonach die Fristen für die entsprechenden Rechtsbehelfe bereits abgelaufen seien, nicht korrekt war, da sich die Frist zur Stellung eines Antrags auf Entschuldigung nach Art. 24(2) PCT ausschließlich nach nationalem Recht richtet, weshalb die Zweimonatsfrist nach Art. 25 PCT nicht auf den Rechtsbehelf nach Art. 24(2) PCT anwendbar ist.

Da der Anmelder jedoch nicht auf die Rechtsverlustmitteilung des IB von Anfang 2008 reagiert hat und auch keine entschuldbaren Gründe für das Fristversäumnis vorlegte, scheidet eine Weiterverfolgung der Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt wegen des Fehlens eines wirksamen Antrags auf Entschuldigung ebenfalls aus.

2. Zum Grundsatz des Vertrauensschutzes

Auch die Berufung auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes als Beschwerdegrund durch die Anmelderin geht vorliegend ins Leere.

Zwar ist die Anmelderin durch das EPA erst im Jahr 2014 auf den Rechtsverlust hingewiesen worden, allerdings begründe das bloße Unterlassen durch das EPA nur dann berechtigte Erwartungen, dass die Anmeldung noch anhängig sei, wenn weitere Umstände – die mit positiven Handlungen vergleichbar sind (z.B. einer irreführende Mitteilung) – hinzutreten und wodurch der Anmelder Zeit und Mühe in das (Prüfungs-)Verfahren investiert.

Hierzu genügt es nicht, dass das EPA die acht gezahlten Jahresgebühren, die folglich ohne Rechtsgrund entrichtet wurden, nicht zurückerstattet hat. Auch die Mitteilung des EPA aus dem Jahr 2016 über eine noch ausstehende Jahresgebühr und die darin enthaltene Rechtsfolgenbelehrung bei Nichtzahlung, begründen keine berechtigte Erwartung dahingehend, die Anmeldung sei weiterhin anhängig.

Die bloße Tatsache, dass sich das EPA für eine zugegebenermaßen lange Zeit nicht mit der Anmeldung befasst hat, sei ebenfalls kein Grund zur Annahme, die Anmeldung sei noch anhängig (vgl. J 1/08).

Es genügt auch nicht, dass das EPA einen ihm im Jahre 2012 angezeigten Vertreterwechsel in das europäische Patentregister eingetragen und den Anmelder über die vorgenommene Änderung unterrichtet hat.

Auch die Tatsache, dass der Rechtsverlust nicht im Patentregister eingetragen war, begründet keinen solchen erforderlichen Ausnahmetatbestand. Hierzu führte die Beschwerdekammer aus, dass Eintragungen im europäischen Patentregister nur deklaratorische Wirkung haben, weshalb eine Eintragung im europäischen Patentregister nicht zwangsläufig bedeutet, dass deren Inhalt korrekt ist (vgl. T 799/97 und T 854/12). Der Beginn, die Existenz und die Beendigung eines Rechts hängen nur von ihren jeweiligen materiellen Anforderungen ab.

Konsequenz

Im Zweifelsfall lieber einen Rechtsbehelf mehr einlegen.

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