Wer zuletzt kommt, den bestraft das EPA – auch bei der Umschreibung?

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In J12/16 befand die Beschwerde nun, dass während des Laufs der Frist zur Einlegung einer Beschwerde gegen die gleichzeitige Zurückweisung eines Umschreibungsantrags und eines Aussetzungsantrags wegen der aufschiebenden Wirkung einer noch einzulegenden Beschwerde keine Maßnahmen im Register getroffen werden sollen, die den Lauf eines nachfolgenden Beschwerdeverfahrens beeinträchtigen können.

Zur Entscheidung

J12/16, Entscheidungvom 25. April 2017

Relevante Rechtsnormen

Art.72; R.22; R.85 und Art.106(1) EPÜ

Sachverhalt

Am 1. Juni 2015 beantragte die Beschwerdeführerin unter Vorlage eines wirksamen Übertragungsvertrags die Umschreibung einer europäischen Patentanmeldung von der Anmelderin auf sich selbst, ohne jedoch die erforderliche Verwaltungsgebühr zu entrichten. Kurz darauf beantragte am 10. Juni 2015 die ursprüngliche Anmelderin die Umschreibung derselben europäischen Patentanmeldung auf eine andere dritte Person unter gleichzeitiger Vorlage eines Übertragungsvertrags und Entrichtung der Umschreibungsgebühr. Brisant daran ist allerdings, dass der Übertragungsvertrag, den die Anmelderin vorlegte, über ein Jahr nach dem Tag des Übertragungsvertrags der Beschwerdeführerin datierte.

Da die ursprüngliche Anmelderin alle Voraussetzungen für ihren Umschreibungsantrag bereits am 10. Juni 2015 und somit vor der Beschwerdeführerin erfüllt hatte, wurde die dritte Person als neue Inhaberin der Patentanmeldung ins Register eingetragen.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin – zu unrecht.

Erschwerend kommt vorliegend hinzu, dass das angemeldete Patent im Namen der dritten Person erteilt und der Hinweis auf die Erteilung am 13. April 2016 bekannt gemacht wurde, wodurch die neunmonatige Einspruchsfrist ausgelöst wurde (Artikel 99(1) EPÜ). Aufgrund der Länge des Beschwerdeverfahrens führte der Ablauf der unbenutzten Einspruchsfrist zur vorzeitigen Erledigung des Beschwerdegegenstands während des laufenden Beschwerdeverfahrens.

Bisherige Rechtsprechung

Ein Antrag auf Umschreibung kann gemäß Regel 22(1) EPÜ grundsätzlich von jedem wirksam gestellt werden, der

  1. an dem Rechtsübergang beteiligt ist,
  2. den Rechtsübergang durch Vorlage eines Übertragungsvertrages, der die Erfordernisse von Artikel 72 EPÜ erfüllt, nachweist und
  3. die entsprechende Verwaltungsgebühr (Umschreibungsgebühr) nach Regel 22(2) EPÜ, Art.3(1) GebO i.V.m. ABl. EPA 2016, Zusatzpublikation 2 entrichtet.

Ob ein Übertragungsvertrag materiellrechtlich wirksam ist, dürfen dabei ausschließlich die nationalen Gerichte im Rahmen einer Vindikationsklage nach Artikel 61(1) i.V.m. Regel 14 EPÜ prüfen.

Zu beachten ist, dass das EPA für Umschreibungsanträge betreffend erteilte Patente (nur) während des Laufs der neunmonatigen Einspruchsfrist oder bis zur Beendigung eines etwa anhängigen Einspruchsverfahrens zuständig ist (Regel 85 EPÜ  i.V.m. Regel 22 EPÜ). Diese Fristen gelten auch nach Einlegen einer Beschwerde gegen die Zurückweisung eines Umschreibungsantrags, obwohl die Beschwerde an sich aufschiebende Wirkung hat (Artikel 106(1) EPÜ).

Entscheidungsgründe

Nach Auffassung der Beschwerdekammer hat die Rechtsabteilung die angegriffene Entscheidung zu Recht damit begründet, dass der Umschreibungsantrag der Beschwerdeführerin zeitlich zwar vor dem Antrag der Anmelderin gestellt worden war, die formalen Voraussetzungen für eine Umschreibung zugunsten der Beschwerdeführerin aber erst mit der Zahlung der erforderlichen Verwaltungsgebühr am 22. Juni 2015 vollständig vorgelegen hatten.

Da die Voraussetzungen der Umschreibung nach Regel 22 EPÜ rein formaler Natur sind, kommt es beim Vorliegen zweier sich widersprechender Umschreibungsanträge auch nicht darauf an, welcher der vorliegenden Übertragungsverträge materiellrechtlich wirksam ist.

Ungeachtet dessen, hat sich die Hauptsache der Beschwerde, die auf Eintragung in das Register gerichtet war, vorzeitig erledigt, da durch die Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des Patents die neunmonatige Einspruchsfrist ausgelöst wurde – im vorliegenden Fall jedoch kein Einspruch eingelegt und die Einspruchsfrist zwischenzeitlich abgelaufen war (Regel EPÜ 85 i.V.m. Regel 22 EPÜ). Obwohl die Beschwerde an sich aufschiebende Wirkung hat, ist das EPA mit Ablauf der ungenutzten Einspruchsfrist (Ausschlussfrist) aufgrund mangelnder Anhängigkeit für die Umschreibung nicht mehr zuständig.

Konsequenz

Wie der vorliegende Fall zeigt, empfiehlt es sich dennoch, alle Erfordernisse für einen wirksamen Umschreibungsantrag vorsichtshalber umgehend zu erfüllen.

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