Vorprüfung 2017

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Unsere Lösungen zum Teil 1 – Rechtsfragen sind die Folgenden. Außerdem haben wir die Quellen in Verfahrenspraxis EPÜ und PCT und eine Erläuterung zu unseren Antworten angegeben.

Nachtrag: Die Antworten wurden um die Fragen zum Teil 2 ergänzt.

Frage 1
1.1
Falsch
Metall allgemein hält die Prio von IT-G
1.2
Wahr
weil Rahmen aus Stahl erstmals in EP-G beschrieben, sodass Prioanspruch unwirksam.
1.3
Falsch
1.4
Wahr
Rahmen aus Kupfer ist zwar erstmals in EP-G offenbart; aber keine Frage der Neuheitsschädlichkeit (nicht gefragt)
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.5, A-7 und 8
Frage 2
2.1
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.253, DIII-1 i.V.m. DI-357
2.2
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.253, DIII-1
2.3
Falsch
Frist: 31 M nach AD (4.8.2014 +31 Monate 4.3.2017 (Samstag) 6.3.2017 (Montag)); Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.253, DIII-1.
2.4
Wahr
da EPA nicht ISA Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.258 iVm S.259, DIII-16, Endnummer 709
Frage 3
3.1
Falsch
da die Europäische Patentanmeldung als zurückgenommen gilt; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.111, DI-92 i.V.m. Glossar „Anhängigkeit“, S.265
3.2
Falsch
J4/11 und Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.182, DI-283 oder S.185, DI-297 i.V.m. Glossar „Anhängigkeit“, S.265.
3.3
Wahr
bis zum Ablauf der unbenutzten Beschwerdefrist (28.12.2016 +10 Tage 7.1.2017 + 2 M 7.3.2017) [G1/09] siehe Verfahrenspraxis EPÜ und PCT Glossar „Anhängigkeit“, S.265
3.4
Wahr
bis einen Tag vor (aber nicht mehr am Tag) an dem auf Erteilung im EP-Patentblatt hingewiesen wird [ABl.2002,112] Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.259, DIII-16, Endnummer 709
Frage 4
4.1
Wahr
Anmeldung nicht in Amtssprache; natürliche Person mit Wohnsitz in Nicht-EPÜ-Vertragsstaat; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.189, DI-308
4.2
Falsch
2 M nach R.58-Mitteilung; vgl. Art.90(3) iVm R.57c); Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.83, DI-32
4.3
Wahr
Art.14(2), R.6(1); Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.77 DI,14 oder S.83, DI-30
4.4
Falsch
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.84, DI-34 oder S.180, DI-276
Frage 5
5.1
Falsch
4 M nach Zustellung der angefochtenen Entscheidung [Art.108 S.3] (5.12.2016 +10 Tage 15.12.2017 + 4 M 15.4.2017); Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.137, DI-154.
5.2
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.137, DI-154, Endnote 342 und S.193, DI-316.
5.3
Falsch
3 M nach Eingang der Beschwerde [Art.109(2)]; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.139 DI,156
5.4
Falsch
jeder Mangel muss ausgeräumt sein [T139/87]; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.139 DI,156
Frage 6
6.1
Wahr
9 M ab Bekanntmachung des Hinweises auf Erteilung des EP-Patents [Art.99(1)] (18.5.2017 + 9 M 20.2.2017); Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.119, DI-105 i.V.m. S.197
6.2
Wahr
Art.99(1); D-IV,1.2.1; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.119, DI-108.
6.3
Falsch
Einspruch muss von Anfang an substantiiert sein; Neue Beweismittelvorlage nur, wenn „prima facie“ relevant; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.119 DI,108, Endnote 294
6.4
Wahr
binnen zu bestimmender Frist ab R.77(2)-Mitteilung; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.121 DI,111
Frage 7
7.1
Falsch
Änderung muss lediglich durch Einspruchsgrund veranlasst sein [R.80]; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.59, über C-54
7.2
Falsch
bei Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung kann Klarheitseinwand greifen [G3/14]; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.51, C-3, Endnote 91 oder S.119, DI-108; Endnote 290
7.3
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.125 DI,121
7.4
Falsch
es liegt ein Hauptantrag auf „Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang gemäß den beigefügten Unterlagen“ [RiLi EPA H-III, 3]
Frage 8
8.1
Falsch
nein, 17.2. 2017; Feiertagsregel ist nicht auf die „10-Tages-Regel“ anwendbar Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.197.
8.2
Falsch
ab dem Eingangsdatum des Antrags auf Unterbrechung; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.201, DI-336.
8.3
Falsch
Erfordernisse Wiederaufnahme vgl. Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.201, DI-336.
8.4
Wahr
Erfordernisse Unterbrechung vgl. Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.201 DI-336
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.5, A-7 und 8
Frage 9
9.1
Falsch
unzulässiger „Swiss-type-claim“ nach G1/83; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.17, A-88.
9.2
Wahr
Anspruch ist auf zweite medizinische Indikation gerichtet, d.h. auf einen Stoff, der im StdT bereits als Medikament bekannt ist, aber nicht für die Anwendung in einer weiteren spezifischen medizinischen Verfahren; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.16, A-82.
9.3
Falsch
Behandlungsverfahren sind nach Art.53(c) von Patentierbarkeit ausgeschlossen; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.16; A-79 oder S.3, A-5
9.4
Wahr
Anspruch ist auf die erste medizinische Indikation gerichtet, d.h. auf einen Stoff, der im StdT bereits bekannt ist, aber nicht als Medikament – ein derartiger Anspruch ist grundsätzlich zulässig; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.16 A-81;
Aber: betrachtet man die Frage unter Einhaltung aller materiellen und formellen Erfordernisse des EPÜ (Achtung: dt. Fassung von Frage 9 spricht von „Bestimmung des EPÜ“; engl. Fassung von „Requirements“), so ist zu berücksichtigen, dass Substanz Z zur Behandlung von Krankheit Y bekannt ist; somit ist die erste medizinische Indikation nicht mehr neu; sodass ein Anspruch auf die erste medizinische Indikation nicht mehr neu ist – die Antwort wäre dann Falsch
Frage 10
10.1
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.234, DII-63.
10.2
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.234, DII-65
10.3
Wahr
telefonische Rücksprache ist zulässig, was eine Art der mündlichen Kommunikation darstellt; Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.235, DII-69.
10.4
Wahr
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, S.237 DII-81.
Frage 11
11.1
Wahr
11.2
Wahr
11.3
Wahr
11.4
Wahr
Frage 12
12.1
Wahr
12.2
Falsch
12.3
Falsch
12.4
Falsch
Frage 13
13.1
Wahr
13.2
Falsch
13.3
Falsch
Zwar offenbart D2 eine Länge von 15 cm ist in D2, [004], letzter Satz; Körper aus Polypropylen in D2, [001], vorletzter Satz und Borsten aus Polypropylen in D2, [001], letzter Satz – Die spezifische Kombination der drei Merkmale offenbart D2 jedoch nicht („Auswahl aus Zwei-Listen“)
13.4
Wahr
Frage 14
14.1
Wahr
14.2
Wahr
14.3
Wahr
14.4
Falsch
Frage 15
15.1
Falsch
15.2
Falsch
15.3
Falsch
15.4
Falsch
Frage 16
16.1
Falsch
16.2
Falsch
16.3
Falsch
D4 ist ein Art.54(2)-Dokument; ein Disclaimer zur Wiederherstellung der Neuheit ggü. einem Art.54(2)-Dokument ist nur zulässig, wenn es sich um eine zufällige Vorwegnahme handelt; dh der Erfindungsgegenstand betrifft ein völlig anderes techn. Gebiet
16.4
Falsch
Frage 17
17.1
Wahr
17.2
Falsch
17.3
Wahr
17.4
Falsch 
geändert zu Wahr, siehe Kommentare unten
Frage 18
18.1
Wahr
18.2
Falsch
18.3
Wahr
18.4
Falsch
Diskussionsbedürftig, da der Lautsprecher eine Melodie abgibt, deren Vibrationen in Luftvibrationen umgewandelt werden; der Lautsprecher befindet sich auch im Griff
Frage 19
19.1
Falsch
da die Zahnbürste in D3 eine Gesamtlänge von 24 cm hat [004] und daher unter den kennzeichnenden Teil von Anspruch III fällt
19.2
Wahr
19.3
Falsch
19.4
Falsch
Frage 20
20.1
Falsch
da die Zahnbürste in D4 einen Verbindungsbereich mit einem Verbindungsloch und einem Verbindungsvorsprung umfasst (D4, Fig.1 und [002])
20.2
Falsch
20.3
Wahr
D4 betrifft ebenfalls eine Zahnbürste, wenn auch für Tiere und weißt die meisten gemeinsamen Merkmale auf
20.4
Falsch

 

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12 KOMMENTARE

  1. Hallo, vielen Dank für eure Lösungsvorschläge auf der neuen Seite hier!

    Bei der Frage 7.3 gebt ihr 'wahr' an. Auf den ersten Blick erscheint dies plausibel. Allerdings sagt die Regel 79(1) ja nicht, dass die Mitteilung über den Einspruch und die Möglichkeit zur Stellungnahme gleichzeitig ergehen.

    In den Richtlinien D IV 5.2, erster Absatz, klingt es danach, als würde die Mitteilung über den Einspruch schon vorher ergehen: "fordert er (…) den Patentinhaber auf, zu den bereits übersandten Einsprüchen (…) eine Stellungnahme und gegebenenfalls Änderungen (…) einzureichen".

    In diesem Fall wäre die Frage 7.3 'falsch'.

  2. Hallo R.S., danke für Deinen Kommentar.

    Wir stimmen Dir zu, dass die Mitteilung über einen erfolgten Einspruch (sogenannte "Mitteilung eines Einspruchs – Erstinformation an den Patentinhaber") gesondert zur R. 79(1) EPÜ-Mitteilung (Aufforderung zur Einreichung von Änderungen/ Stellungnahme), ab der aber erst die 4M-Frist läuft, ergeht.

    Dennoch können wir nirgends explizit finden, dass es nicht auch schon möglich ist, auf die erste Mitteilung über den Einspruch zu antworten, denn auch so würde die später gesetzte Frist gewahrt.

    Deshalb glauben wir, dass die Frage mit "wahr" zu beantworten ist.

  3. Vielen Dank für die Antwort. Wie es scheint, weist die "Mitteilung eines Einspruchs – Erstinformation an den Patentinhaber" den Patentinhaber ja nur darauf hin, dass ein Einspruch eingelegt wurde.

    Allerdings dürfte zu diesem Zeitpunkt noch nicht feststehen, ob der Einspruch auch als eingelegt gelten wird und zulässig ist. Wenn der Einspruch z.B. nicht zulässig ist, wäre der Patentinhaber ja auch nicht "berechtigt" Änderungen einzureichen.

    Aber möglicherweise verstehe ich auch noch etwas falsch. Über eure Einschätzung würde ich mich freuen.

  4. Danke für den neuen Blog mit Lösungsvorschlägen!

    Was die Frage 7.3 angeht habe ich wahr geantwortet, da mir ehrlich gesagt nicht bewusst war, dass es zwei Mitteilungen gibt. Es scheint aber nichts dagegen zu sprechen, dass man auch auf die erste Mitteilung schon Änderungen einreichen kann, d.h. die Frage wäre trotzdem wahr.

    Mich würde interessieren, mit welchem Argument bei der Frage 17.4 die Zwischenverallgemeinerung verneint wird? Immerhin betrifft die Offenbarung den Vibrator zusammen mit Steuergerät und Batterie im Griff.

  5. Ja genau, der Einspruch muss zu dem Zeitpunkt, an dem die erste Mitteilung über den Einspruch an den Patentinhaber ergeht, noch nicht zulässig sein. Dennoch kann man unserer Meinung nach darauf antworten, wenngleich das möglicherweise nicht sinnvoll erscheint.

    In der Rechtssprechung der Beschwerdekammern des EPA in Kapitel IV.D.5.4 steht dazu: "Bescheide, die vom Formalsachbearbeiter unterzeichnet sind und in denen der Beschwerdeführer aufgefordert wird, von den Argumenten des Einsprechenden "Kenntnis zu nehmen", stellen keine Mitteilungen der Einspruchsabteilung im Sinne von Art. 101 (1) EPÜ (Art. 101 (2) EPÜ 1973) dar, für die eine Erwiderungsfrist (in der Regel vier Monate; […]) gesetzt werden muss. Es liegt im Ermessen des Empfängers eines solchen Bescheids, auf ihn zu erwidern, falls er dies für erforderlich hält, nachdem er die ihm übersandten Unterlagen auf ihre Bedeutung hin geprüft hat."

  6. Danke für die Antwort. Ich verstehe euch so: sobald der Einspruch eingelegt ist, liegt ein zweiseitiges Verfahren vor und der Patentinhaber ist berechtigt mit Änderungen zu reagieren, unabhängig davon, ob der Einspruch zulässig ist oder nicht. Mit anderen Worten, die Berechtigung zur Einreichung von Änderungen hinge nur davon ab, ob das zweiseitige Verfahren existiert oder nicht, nicht davon, ob der Einspruch auch zulässig ist.

    Wenn dies tatsächlich so wäre, müsste dann nicht konsequenterweise die Frage 6.3 wahr sein? Wenn nämlich ein Einspruch nach Einlegung nicht zulässig ist, dies aber noch nicht geprüft wurde (d.h. das zweiseitige Verfahren existiert noch) dann müsste der Einsprechende ja auch weitere (prima-facie-relevante) Dokumente einreichen können, um die Gründe besser zu stützten?

  7. Hallo Alex,

    zu Frage 17.4 müssen wir uns korrigieren. Die Frage richtet sich ja nicht nach der Zulässigkeit der Zwischenverallgemeinerung, sondern fragt nur, ob es ganz allgemein gesehen eine ist.

    Du hast völlig Recht, der elektrisch betriebene Vibrator ist in der Beschreibung [004], den Figuren 1-4 und den Ausführungsbeispielen 1-3 stets in Kombination mit anderen Merkmalen im Griff offenbart. Die Formulierung "wobei sich der der elektrisch betätigte Vibrator im Griff befindet" ist somit als isoliertes Herausgreifen eines Merkmals aus einer bestimmten Offenbarung zu betrachten.

    Die Antwort muss hierfür "wahr" sein.

    Allerdings dürfte diese Zwischenverallgemeinerung nicht zulässig sein. Aus diesem Grund hatten wir die Frage zunächst mit "falsch" beantwortet.

  8. Mir fällt nun noch eine andere Sache auf: ich denke ihr liegt richtig damit, dass die Frage 20.3 wahr ist, denn die Unterscheidungsmerkmale in Bezug auf den Anspruch III dürften sein:

    D1: hat keinen Verbindungsbereich / hat gar keinen Vibrator
    D3: hat keinen Verbindungsbereich / hat keinen Vibrator im Griff (sondern zwingend im Kopf)

    Interessant nun:

    D2: hat eine andere Länge / hat gar keinen Vibrator (sondern einen Lautsprecher, der eine Melodie spielt)
    D4: hat eine andere Länge / hat keinen Vibrator im Griff

    Der geringste Unterschied dürfte also in der Tat bei D4 bestehen, hier ist immerhin ein Vibrator da, aber halt nicht im Griff. Das alles gilt für den Fall, dass der Lautsprecher aus D2 nicht als Vibrator anzusehen ist. Für diese Ansicht spricht, dass in der deutschen Fassung der Vorprüfung ein Übersetzungsfehler ist: "spielt es über seinen Lautsprecher eine Melodie ab, deren Vibrationen" anstelle von "it plays a melody over its loudspeaker, the vibrations of which". Das heißt, die deutsche Fassung offenbart – im Gegensatz zur englischen Fassung – keinen Lautsprecher der Vibrationen ausführt.

    Die Frage 20.3 dürfte demnach in der Tat 'wahr' sein. Allerdings dürfte dann auch die Frage 18.4 'wahr' sein, wie der Kommentar oben auch bereits andeutet…

  9. Hinsichtlich Frage 6.3 denken wir, dass dieser auf den oben gegebenen Sachverhalt zu lesen ist. Da hier die Einspruchsfrist am 20. Februar 2017 abgelaufen ist, ist es später nicht mehr möglich Beweismittel nachzureichen, um diesen Substantiierungsmangel zu beheben (siehe auch T222/85).

    Hinzu kommt, dass ein Einspruch jederzeit während des gesamten Verfahrens zulässig sein muss, wonach auch in dem Zeitfenster zwischen Ablauf der 9M – Frist und der Prüfung durch den Formalsachbearbeiter ein Nachreichen von Beweismitteln unzulässig ist.

    Generell, sollte solch ein Mangel vor Ablauf der 9M – Frist festgestellt werden, können natürlich noch Beweismittel eingereicht werden. Hier ist aber nach "dem" konkreten Fall oben gefragt.

  10. Stimmt, es handelt sich wohl hier um den Fall der in den Richtlinien beschrieben ist unter D IV 1.2.2.1 (v) und D IV 1.4.2. Danke für die Antwort, hat mir geholfen, meine Gedanken zu sortieren!

  11. Hallo Alex, das ist eine sehr interessante Überlegung. Anscheinend sollten 18.4 und 20.3 die gleiche Antwort haben. Wie seht ihr das, liebes GG-IP-Team?

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