Rettet der England and Wales Court of Appeal den Verletzungsgerichtsstand für Unionsmarken in Deutschland?

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Die fast schon berüchtigte „Parfummarken“ Entscheidung des BGH (I ZR 164/16) zur sehr restriktiven Anwendung des Verletzungsgerichtsstands für Unionsmarken gem. Art. 97 (5) GMV a.F. (jetzt: Art. 125 (5) UMV n.F.) hat unter den Kennzeichenrechtlern einhellige Kritik erfahren. Sehr pointiert kritisiert u.a. Frau Prof. Kur (in GRUR 2018, 358): „Es ist daher keineswegs übertrieben zu sagen, dass die Rechtsprechung des BGH auf die faktische Abschaffung des Verletzungsgerichtsstands für Unionsmarken hinausläuft“. Eine Veranlassung zur Vorlage an den EuGH sah der BGH ausdrücklich nicht, da alle relevanten Fragen bereits vom EuGH geklärt seien.

Lords Justice Lewison und Kitchin des England and Wales Court of Appeal („EWCA“) sahen dies anders: Im Verfahren „AMS Neve/Heritage Audio“ ([2018] EWCA Civ. 86) legten sie anlässlich eines sehr ähnlichen Sachverhalts dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vor (C-172/18), deren Beantwortung noch aussteht. Bereits die erste Frage zielt darauf ab, das gegenteilige Ergebnis der vom BGH vorgenommenen Auslegung der Art. 97 (5) GMV a.F. zu erreichen.

Es bleibt zu hoffen, dass der EuGH die Fragen im Sinne des EWCA beantwortet und damit den Verletzungsgerichtsstand für Unionsmarken (wieder) stärkt.

Sachverhalt

Die Klägerin in der „Parfummarken“ Entscheidung des BGH hat ihren Sitz in Deutschland. Sie ist Inhaberin diverser EU-Marken für verschiedene Parfums, u.a. „Davidoff“. Die Beklagte mit Sitz in Italien vertreibt Parfums und unterhält eine (auch) in deutscher Sprache verfügbare Internetseite unter der Top-Level-Domain „.it“. Die Internetseite bietet zwar keine Bestellmöglichkeit, nennt aber die E-Mailadresse der Beklagten. Ein deutsches Unternehmen („H P-GmbH“) hat die Beklagte über diese E-Mailadresse kontaktiert und die Verfügbarkeit sowie den Preis diverser Parfums erfragt. Im Anschluss kaufte und bezahlte die H P-GmbH 142 Parfums der Marke „Davidoff“, bevor sie diese in Italien per Spedition bei der Beklagten abholen ließ. Die Klägerin hat daraufhin die Beklagte wegen Verletzung der Kennzeichenrechte in Deutschland in Anspruch genommen und die Zuständigkeit des LG München auf Art. 97 (5) GMV a.F. gestützt.

Der „AMS Neve/Heritage Audio“ lag ein sehr ähnlicher Sachverhalt zu Grunde: Die Kläger mit Sitz in England sind Inhaber bzw. Lizenznehmer diverser EU-Marken für Audiogeräte. Die Beklagte mit Sitz in Spanien betreibt eine Internetseite u.a. in englischer Sprache, auf der Audiogeräte unter Verwendung der klägerischen Marken angeboten werden. Die Beklagte liefert ihre Produkte nach England und veröffentlicht zudem eine Liste von Händlern in England, bei denen die Produkte der Beklagten erhältlich sind. Die Kläger haben eine Verletzung der EU-Marken in England geltend gemacht und die Zuständigkeit des angerufenen britischen Gerichts ebenfalls auf Art. 97 (5) GMV a.F. gestützt.

Während der BGH eine Zuständigkeit deutscher Gerichte ablehnt, sieht der EWCA deutliche Argumente für eine Zuständigkeit der britischen Gerichte. Um diese Diskrepanz zu klären, hat der EWCA den EuGH um eine Vorabentscheidung zu Art. 97 (5) GMV a.F. bzw. dem nahezu wortgleichen Art. 125 (5) UMV n.F. gebeten.

Entscheidungsgründe

Die “Parfummarken”-Entscheidung

Der BGH lehnt die Zuständigkeit deutscher Gerichte für die Unionsmarken vollständig ab. Selbst für den hypothetischen Fall einer interaktiven Bestellmöglichkeit für deutsche Kunden auf der Internetseite der Beklagten oder der gezielten Ansprache deutscher Parfumhändler sieht der BGH keine Zuständigkeit deutscher Gerichte.

Zu diesem Schluss kommt der BGH durch eine Auslegung der Voraussetzungen des Tatortgerichtsstands gem. Art. 97 (5) GMV a.F.: Nach dem Wortlaut kommt nur eine Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedsstaats in Frage, „in dem eine Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht“. Hier sei, so der BGH, nicht auf jede einzelne Verletzungshandlung abzustellen. Vielmehr müsse im Rahmen einer Gesamtwürdigung der Ort ermittelt werden, an dem die ursprüngliche Verletzungshandlung begangen worden ist oder droht. Bei der Einstellung von Angeboten in das Internet, die Unionsmarken verletzen, liegt der Ort des schadensbegründenden Ereignisses regelmäßig dort, wo „der Prozess der Veröffentlichung des Angebots“ durch den Verletzer in Gang gesetzt worden ist. Oder kurz gesagt: Dort wo der Verletzer am Computer geklickt hat. In diesem Fall sei dies der Sitz der Beklagten in Italien. Diese Auslegung des Art. 97 (5) GMV a.F. stützt der BGH auf die „Nintendo/BigBen“ Entscheidung des EuGH (C-24/16 und C-25/16).

In „Nintendo/BigBen“ hatte der EuGH zum Verletzungsgerichtsstand von Gemeinschaftsgeschmacksmustern gem. Art. 82 (5) GGV und zum anwendbaren Rechts gem. Art. 8 (2) Rom-II VO entschieden. Zu letzterem, nämlich der Frage wann gem. Art. 8 (2) Rom-II VO in Ermangelung von Gemeinschaftsrecht nationales Recht anzuwenden ist, entschied der EuGH, dass bei der Einstellung von Geschmacksmusterverletzungen im Internet der „Ort des schadensbegründenden Ereignisses“ i.S.d. Art. 8 (2) Rom-II VO regelmäßig nur der Ort ist, von dem die Internetseite veröffentlicht wurde. Denn bei der Einstellung von rechtsverletzenden Angeboten in das Internet komme es regelmäßig zu mehreren Verletzungshandlungen in verschiedenen Mitgliedsstaaten. Um in solchen Fällen zu verhindern, dass gem. Art. 8 (2) Rom-II VO für jede Verletzungshandlung jeweils anderes nationales Recht anzuwenden ist, müsse im Wege der Gesamtschau der Veröffentlichungsort als zentraler Anknüpfungspunkt bestimmt werden.

Diese Grundsätze aus „Nintendo/BigBen“ hat der BGH in Parfummarken wegen des nahezu identischen Wortlauts von Art. 82 (5) GGV einerseits und Art. 97 (5) GMV a.F. andererseits auf den Fall der Unionsmarkenverletzung übertragen.

Deutsche Kritik an der “Parfummarken”-Entscheidung

Die deutsche Literatur hat die „Parfummarken“ Entscheidung (zu Recht) sehr kritisch kommentiert. Denn die Entscheidung des BGH verkennt insbesondere die Struktur des Verletzungsgerichtsstands in der Unionsmarkenverordnung. Der Verletzungsgerichtsstand gem. Art. 97 (5) GMV a.F. bzw. Art. 125 (5) UMV ist als Alternative zu den Gerichtsständen gem. Art. 125 (1) bis (4) UMV (also z.B. dem Gerichtstand am Sitz der Beklagten) geschaffen worden. Der Markeninhaber, der sich für den Verletzungsgerichtsstand entscheidet, nimmt dabei in Kauf, dass er „nur“ einen nationalen Unterlassungstitel erhält, da die Entscheidung am Verletzungsgerichtsstand nur nationale Wirkung entfaltet, Art. 126 (2) UMV. Der Markeninhaber, der hingegen am Sitz des Verletzers klagt, kann dafür einen unionsweiten Unterlassungstitel erhalten. Die hingegen vom BGH vorgenommene restriktive Anwendbarkeit des Verletzungsgerichtsstands widerspricht diesem Sinn und Zweck der Art. 125 (5) UMV i.V.m. Art. 126 (2) UMV.

Die Entscheidung des BGH führt u.a. dazu, dass der Verletzungsgerichtsstand des Art. 97 (5) GMV a.F. bzw. Art. 125 (5) UMV nahezu keinen Anwendungsbereich mehr hat: Grenzüberschreitende Verletzungen von Unionsmarken (insbesondere über das Internet) zeichnen sich regelmäßig dadurch aus, dass der Verletzer von seinem ausländischen (europäischen) Sitz aus die Verletzungen im Internet veröffentlicht. Der Gerichtstand am Sitz des Beklagten gem. Art 125 (1) UMV und der Verletzungsgerichtsstand gem. Art 125 (5) UMV werden daher nahezu immer auf dasselbe Land fallen. Kein Markeninhaber wird in Kenntnis der beschränkten territorialen Reichweite des Unterlassungstitels gem. Art. 126 (2) UMV nun den Verletzungsgerichtsstand wählen. Der Verletzungsgerichtsstand wäre schlicht überflüssig.

Die „Parfummarken“ Entscheidung führt noch zu weiteren Missverhältnissen: Im „Parfummarken“ Fall wurde vom Kläger neben den Unionsmarken auch eine IR-Marke mit nationaler Wirkung in Deutschland als Grundlage seiner Ansprüche angeführt. Für die senationale Marke seien die deutschen Gerichte aber zuständig, so der BGH („Parfummarken“, Rn. 48). Im Ergebnis sind Unionsmarken also strukturell benachteiligt. Markeninhaber werden motiviert, neben Unionsmarken auch noch nationale Marken zu registrieren, um in den Genuss eines (sinnvollen) Verletzungsgerichtsstands zu kommen. Eine solche Bevorzugung nationaler Markenrechte war sicherlich nicht im Sinne der EU-Gesetzgeber, als diese Art. 97 (5) GMV a.F. bzw. 125 (5) UMV in Anlehnung an Art. 69 des Gemeinschaftspatentübereinkommens (GPÜ) entwarfen.

Vorlageentscheidung “AMS NEVE/ Heritage Audio”

Lords Justice Lewison und Kitchinkommen in der Vorlageentscheidung „AMS NEVE/Heritage Audio“ des EWCA relativ schnell zu dem Schluss, dass die Internetseite der Beklagten klar an das britische Publikum gerichtet ist (Rn. 8 und 23).

Da aber die Beklagte die Zuständigkeit der britischen Gerichte bestritt und die erste Instanz die Zuständigkeit im Ergebnis auch ablehnte, zeigt der EWCA in der Vorlageentscheidung zunächst die bisherige europäische Rechtsprechung zur internationalen Zuständigkeit auf, so u.a. EuGH, Urteil vom 19.04.2012 – C-523/10 (Wintersteiger) und EuGH, Urteil vom 05.06.2014 – C-360/12 (Coty/First Note).

Dabei geht der EWCA schlussendlich auch auf die „Parfummarken“ Entscheidung ein („AMS NEVE/Heritage Audio“, Rn. 54 ff.). In gewohnter britischer Höflichkeit führen Lords Justice Lewison und Kitchinaus, dass die vom BGH vorgenommene Interpretation von „Nintendo/BigBen“ zwar auf den ersten Blick als Stütze für die „Parfummarken“ Entscheidung dienen kann. Die gewichtigeren Argumente würden aber gegen eine solche Auslegung von Art. 97 (5) GMV a.F. bzw. Art. 125 (5) UMV sprechen. Im Ergebnis seien die Schlussfolgerung des BGH „incorrect“. Der EWCA selbst tendiert deutlich zu einer Zuständigkeit der britischen Gerichte. Gegen die Entscheidung des BGH spreche u.a. die Struktur der Art. 94 bis 98 GMV. Auch die territoriale Begrenzung des Unterlassungstitels im Falle des Verletzungsgerichtsstands spreche gegen den faktischen Gleichlauf von Verletzungsgerichtsstand und des Gerichtsstands am Sitz des Beklagten. Zudem würden auch die EuGH Entscheidungen „Coty“, „Pammer“ und „L’Oreal“ gegen ein solches Verständnis des Art. 97 (5) GMV a.F. sprechen.

Schließlich stellt der EWCA fest, dass der EuGH zu Sachverhalten wie den beiden vorliegenden bisher keine Entscheidung getroffen hat. Dies hatte der BGH anders gesehen und eine Vorlage an den EuGH als nicht notwendig erachtet. Seinen Ausführungen folgend legt der EWCA die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:

„In circumstances where an undertaking is established and domiciled in Member State A and has taken steps in that territory to advertise and offer for sale goods under a sign identical to an EU trade mark on a website targeted at traders and consumers in Member State B:
i) does an EU trade mark court in Member State B have jurisdiction to hear a claim for infringement of the EU trade mark in respect of the advertisement and offer for sale of the goods in that territory?
ii) if not, which other criteria are to be taken into account by that EU trade mark court in determining whether it has jurisdiction to hear that claim?
iii) in so far as the answer to (ii) requires that EU trade mark court to identify whether the undertaking has taken active steps in Member State B, which criteria are to be taken into account in determining whether the undertaking has taken such active steps?“

Auch die Deutsche Vereinigung für Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) stimmt dem EWCA zu. Die GRUR hat in ihrer Stellungnahme (GRUR 2018, 595) das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz aufgefordert, im EuGH-Vorlageverfahren Stellung zu beziehen und im Sinne des EWCA zu argumentieren. Die Stellungnahme der GRUR und der eingangs erwähnte Artikel von Frau Prof. Kur (GRUR 2018, 538) sind ebenfalls lesenswert, da beide die grundlegenden Probleme, die anwendbare Rechtsprechung und die strukturellen Folgen der „Parfummarken“ Entscheidung umfassend wiedergeben.

Es bleibt zu hoffen, dass der EuGH die Frage 1) im Sinne des EWCA beantwortet und sich die Fragen 2) und 3) damit erledigen.

Konsequenz

Bis zur Entscheidung des EuGH in „Ams Neve/Heritage Audio“ sind Markeninhaber, die nicht am Sitz des Verletzers klagen wollen, gut beraten, den Ort des zentralen Handelns zu ermitteln und die Anwendbarkeit des Verletzungsgerichtsstands gem. Art. 125 (5) UMV genau zu prüfen. Alternativ sollten Markeninhaber verstärkt auf nationale Marken setzen.

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