Wechselwirkung von Bestimmung der Aufgabe und Auslegung des Patentanspruchs | BGH Pemetrexed

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Der BGH beschäftigt sich in dem aktuellen Fall jenseits des im Leitsatz stehenden Fokus und der Bedeutung der Entscheidung für die Fortführung der Bestimmung und der Grenzen äquivalenter Patentverletzungen auch eingehend mit der allgemeinen Thematik der Aufgabe als Hilfsmittel für die für die richtige Auslegung des Patentanspruchs und der Frage, wie dies im Einklang damit zu bringen ist, dass andererseits die (objektive) Aufgabe das Resultat dessen ist, was die Erfindung ggü dem StdT tatsächlich leistet (z.B. BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung), also welchen Niederschlag die fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des StdT konkret im Anspruch gefunden haben (z.B. BGH GRUR 2012, 1130 – Leflunomid). Dies ist wiederum Ergebnis einer gebotenen Auslegung des Anspruchs, so dass sich scheinbar die Frage nach der „Henne“ oder dem „Ei“ stellt, oder was war zuerst?
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Zur Entscheidung

BGH Urt. v. 14.6.2016, X ZR 29/15 (veröff. BGHZ 211, 1 =GRUR 2016, 921 – Pemetrexed)

Relevante Rechtsnormen

Art. 69 EPÜ, § 14 PatG

Sachverhalt

Im vorliegenden Fall war im Streitpatent eine Aufgabe nicht formuliert und es war als fehlerhaft gerügt, die Vorinstanz habe das dem Klagepatent zugrunde liegende Problem nicht definieren dürfen, ohne zuvor den Patentanspruch auszulegen, hier die für den Patienten nachteiligen toxischen Effekte, die durch die Verabreichung von Pemetrexeddinatrium als Antifolat verursacht würden, zu reduzieren, ohne die therapeutische Wirksamkeit nachteilig zu beeinflussen.

Bisherige Rechtsprechung

Der X. Senat führt aus, dass nach seiner Rspr. die Bestimmung des objektiven technischen Problems (der Aufgabe) in einem Nichtigkeits- oder Einspruchsverfahren dazu diene, den Ausgangspunkt der fachmännischen Bemühungen um eine Bereicherung des Stands der Technik (StdT) ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren, um bei der anschließenden und davon zu trennenden Prüfung auf Patentfähigkeit zu bewerten, ob die dafür vorgeschlagene Lösung durch den StdT nahegelegt war oder nicht (BGH GRUR 2015, 356 – Repaglinid).

Sie habe hingegen nicht die Funktion, über die Frage der Patentfähigkeit bereits eine Vorentscheidung zu treffen (BGH GRUR 2015, 352 – Quetiapin). Dies gelte nicht nur im Bestandsverfahren zur Feststellung des Patentgegenstands und dessen Abgrenzung zum StdT, sondern auch für den Verletzungsrechtsstreit als Ausgangspunkt zur Beurteilung der Frage, ob die jeweils angegriffene Ausführungsform von der patentierten Lehre Gebrauch macht, auch hier bedarf es der Auslegung des Patentanspruchs, wobei in st. Rspr. anerkannt ist, dass auch die im Patent genannte (subjektive) Aufgabe dem richtigen Verständnis und der Auslegung des Anspruchs dienen kann.

Entscheidungsgründe

Zur Herausarbeitung dessen, was die Erfindung in diesem Sinne tatsächlich leistet, trägt die Bestimmung des technischen Problems bei (BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung). Hieraus ergibt sich, dass sich ein Gericht in den Gründen einer Entscheidung mit dem technischen Problem nicht erst dann befassen darf, wenn es den Patentanspruch ausgelegt hat. Bestimmung der Aufgabe und Auslegung des Patentanspruchs stehen vielmehr in einer gewissen Wechselwirkung. I.d.R. ist es dementsprechend zweckmäßig und geboten, vorab Überlegungen zum technischen Problem anzustellen. Im Rahmen der Auslegung sind nämlich sowohl der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit als auch der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu bestimmen (vgl. BGHZ 194, 107 = GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I). Dies erfordert i.d.R. eine vorläufige Orientierung darüber, welches technische Problem betroffen ist.

Rechtsfehlerhaft wäre es lediglich, das technische Problem im Rahmen dieser ersten Betrachtung bereits so festzulegen, dass damit eine Vorentscheidung über die Auslegung getroffen ist. In der Patentschrift enthaltene Angaben zur Aufgabe der Erfindung dürfen – ebenso wie der übrige Inhalt der Patentschrift – nicht zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen (BGH GRUR 2010, 602 – Gelenkanordnung; GRUR 2012, 1122 – Palettenbehälter III). Sie müssen zudem auch dann unberücksichtigt bleiben, wenn im Patentanspruch keine Mittel angegeben sind, mit denen das betreffende Ziel erreicht werden könnte (BGH, Urteil vom 25. Februar 2014 – X ZR 84/12, Rn. 13).

Diese Grundsätze gelten auch für eine Aufgabenbeschreibung, die in der Patentschrift nicht ausdrücklich enthalten ist. Jede Aufgabenbeschreibung ist deshalb in einem nachfolgenden Schritt darauf zu überprüfen, ob sie mit den durch Auslegung ermittelten Festlegungen des Patentanspruchs in Einklang steht.

Konsequenz

Zu beachten ist insoweit, dass die Begründung keine Unterscheidung zwischen der in der Patentschrift genannten Aufgabe als „subjektiv“ formulierte Aufgabe, also als vermeintliche Aufgabe und der  „objektiven“ Aufgabe macht. Unterstellt man einen solchen Fall jedoch gedanklich, weil z.B. der StdT in der Patentschrift nur unvollständig gewürdigt ist, so wird sogleich offenbar, dass sich die Bedeutung der sich die subjektive Aufgabe zunächst auf eine ­ nicht unwichtiges ­ Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruchs reduziert und eine „objektive“ Aufgabe erst zu formulieren ist. Auch hier ist jedoch die Feststellung einer insoweit abweichenden objektiven Aufgabe bereits das Ergebnis der Feststellung, welchen Beitrag zur Technik der erfindungsgemäße Anspruch tatsächlich leistet und was deshalb die objektive Aufgabe ist.

Deshalb führt auch die Einbeziehung dieser gebotenen Differenzierung von objektiver und subjektiver Aufgabe letztlich zu der beantworteten Frage, was kommt zuerst, Bestimmung der objektiven Aufgabe oder Auslegung des Patentanspruchs.

Die X. Senat hält es für geboten, mit der Aufgabe im Rahmen einer ersten Betrachtung zu beginnen, um sodann den Beitrag einzelner Anspruchsmerkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung ggü dem StdT zu bestimmen, allerdings unter dem Vorbehalt der Vereinbarkeit des Wortlauts und der ggf. erforderlichen Korrektur der anfänglichen Aufgabenformulierung. So wäre die im Streitpatent beschriebene erfindungsgemäße Vorrichtung eines perpetuum mobiles als genannte und zugleich objektive Aufgabe letztlich nicht zwingender Maßstab für die Auslegung des Anspruchs, wenn sich dieser auch auf eine – allein realisierbare – Vorrichtung zur Energieersparnis lesen lässt und die objektive Aufgabe sich deshalb in einer Vorrichtung zur Energiereduzierung erschöpft; unrichtig wäre es dagegen, ausgehend von der subjektiven Aufgabe auch die objektive Aufgabe hierauf festzulegen, um sodann festzustellen, dass der auf Nichtverbrauch von Energie gerichtete Anspruch wegen des Verstoßes gegen Energieerhaltungssatz keine Erfindung darstellt, da die Lehre nicht brauchbar ist (hierzu Keukenschrijver in Busse/Keukenschrijver PatG, 8. Aufl. § 34 Rn. 303 ff.).

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