FRAND: Diskriminierungsverbot

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Im vielbeachteten Berufungsverfahren in Sachen Sisvel vs. Haier hat der FRAND-Einwand der Beklagten vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Erfolg. Trotz festgestellter Patentverletzung werden der Klägerin der Rückruf- und der Vernichtungsanspruch versagt. Die Entscheidung stellt zudem klar, dass der – nach Auslaufen des Patents nicht mehr im Raum stehende – Unterlassungsanspruch ebenfalls wegen Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot bei der Lizensierung standardessenzieller Patente als „derzeit unbegründet“ abzuweisen wäre.

Das Urteil des 15. Zivilsenats unter Leitung von Ulrike Voß bietet einen sehr systematischen und detaillierten Überblick über die Düsseldorfer Rechtsprechungspraxis zu standardessenziellen Patenten und FRAND. Es bildet außerdem einen anschaulichen Anwendungsfall des Diskriminierungsverbotes, welches Inhabern standardessenzieller Patente bei deren Auslizensierung Grenzen setzt und dessen fehlende Beachtung durch die Klägerin letztlich zum Erfolg des FRAND-Einwandes führt.

Zur Entscheidung

OLG Düsseldorf, I-15 U 66/15, Urteil vom 30.03.2017 (veröff. in Entscheidungsdatenbank NRW)

Relevante Rechtsnormen

Art. 102 AEUV, §§ 139 I, II, 140a I, III PatG

Sachverhalt

Die Klägerin stützt ihren Verletzungsvorwurf entscheidend auf die Behauptung, dass das geltend gemachte Schutzrecht für den GPRS-Mobilfunkstandard („General Packet Radio Service“) essenziell sei. Dessen Implementierung – so der erkennende Senat – ist für im heutigen Markt konkurrenzfähige Mobiltelefone schlechthin unabdingbar.

Die Klägerin hat gegenüber der ETSI eine „FRAND-Erklärung“ (also die Erklärung der Bereitschaft zur Lizenzvergabe zu fairen, angemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen) abgegeben. In umfangreicher außergerichtlicher Kommunikation zwischen den Parteien hat die Klägerin insbesondere auch entsprechende Lizenzangebote (für weltweite Portfoliostücklizenzen) an die Beklagte herangetragen, deren Erfüllen der „FRAND“-Kriterien allerdings zwischen den Parteien umstritten blieb.

Erstinstanzlich waren die Beklagten weder mit ihren gegen die Verletzung gerichteten Argumenten, noch mit dem bereits zu diesem Zeitpunkt erhobenen FRAND-Einwand erfolgreich. Allerdings konnten sie vor dem nun per Berufungsurteil entscheidenden Senat bereits vorab eine einstweilige Einstellung der Zwangsvollstreckung bezüglich der ausgeurteilten Verpflichtungen zu Unterlassung, Rückruf und Rechnungslegung erwirken. Grundlage war die nach Ansicht der Berufungsinstanz auf unzureichende Prüfung hin erfolgte Ablehnung des FRAND-Einwandes durch die erste Instanz (siehe im Detail unten bei der Diskussion der Entscheidungsgründe).

Bisherige Rechtsprechung

In der Entscheidung in Sachen „Huawei vs. ZTE“ (Az. C-170/13) hatte der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) den kartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand gegenüber der „Orange Book“ – Rechtsprechung des BGH (Az. KZR 39/06) neu ausgerichtet. In Antwort auf die detaillierten Vorlagefragen des Düsseldorfer Landgerichts hatte er ein Programm wechselseitiger Obliegenheiten für Inhaber und Benutzer eines standardessenziellen Patents aufgestellt, deren Nichterfüllung jeweils den Weg für eine Verurteilung zu Unterlassung, Rückruf und Vernichtung (bei Versäumnissen des Benutzers) bzw. zum Ausschluss derselben qua kartellrechtlichem FRAND-Einwand (bei Versäumnissen des Inhabers) ebnen sollte.

In der Folge sah die deutsche Instanzgerichtsbarkeit sich mit der Aufgabe konfrontiert, die abstrakt getroffenen Aussagen zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts im Rahmen des deutschen Patentverletzungsprozesses konkret anzuwenden und dabei auch eine Reihe offengebliebener Fragen zu klären. Dabei verfolgten die Gerichtsstandorte in Mannheim/Karlsruhe und Düsseldorf in einzelnen Fragen auch durchaus deutlich abweichende Interpretationen.

Mit Urteilen vom 19.01.2016 (4b O 120/14, 4b O 122/14 und 4b O 123/14, BeckRS 2016, 08288, 08379 und 14979) hatte das LG Düsseldorf bereits die Nachholbarkeit „vorprozessualer“ Pflichterfüllung bis zum Schluss der mündlichen Verhandlung angenommen. Der 15. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hatte diese Ansicht mit Beschluss vom 17.11.2016 (I-15 U 66/15, BeckRS 2016, 21067) bereits bestätigt.

Das LG Mannheim hatte dagegen etwa in einer Entscheidung vom 04.03.2016 (7 O 96/14, BeckRS 2016, 06527) die Auffassung vertreten, dass zumindest in sogenannten „Übergangsfällen“ (also insbesondere bei Klageerhebung noch vor Ergehen der EuGH-Entscheidung) keine strenge Anwendung des vorprozessualen Pflichtenkataloges erfolgen solle. Wie sodann etwa im Urteil vom 01.07.2016 durch dieselbe 7. Kammer festgestellt (7 O 209/15, BeckRS 2016, 18389), bleibt abseits solcher Übergangsfälle dann allerdings kein Raum für innerprozessuale Nachholung.

Beide Berufungsinstanzen scheinen mittlerweile einig, dass das Abweisen des FRAND-Einwandes ein (vollumfänglich zu prüfendes) klägerisches FRAND-Angebot erfordert (siehe etwa OLG Karlsruhe, Beschluss vom 31.05.2016, 6 U 55/16, in NZKart 2016, 334; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 13.01.2016, I-15 U 66/15, in NZKart 2016, 139).

Entscheidungsgründe

Das Diskriminierungsverbot als Teilaspekt von FRAND verpflichtet den auf Unterlassung bzw. Rück- ruf und Vernichtung klagenden Inhaber eines standardessenziellen Patentes, von grundlosen Un- gleichbehandlungen des aktuellen Prozessgegners gegenüber sämtlichen bisherigen Lizenznehmern Abstand zu nehmen. Je nach Fallgestaltung kann schon ein einziger wesentlich besser gestellter Lizenznehmer den Vorwurf diskriminierender Behandlung und damit einen FRAND-Einwand des aktuellen Beklagten begründen, wenn insbesondere einer sehr wesentlichen Ungleichbehandlung nicht gleichermaßen gewichtige Rechtfertigungstatsachen gegenüberstehen.

Das OLG Düsseldorf bestätigt im Berufungsurteil die schon erstinstanzlich festgestellte Patentverletzung. Die begehrte Feststellung der Schadensersatzpflicht wird dementsprechend (dem Grunde nach) aufrechterhalten und flankierende Hilfsansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung werden (grundsätzlich) zuerkannt.

Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung von Produkten, die das mittlerweile ausgelaufene Klagepatent verletzt hatten, weist der Senat hingegen als „derzeit unbegründet“ ab. Den Unterlassungsanspruch hatten die Parteien mit Ende der Patentlaufzeit übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Kostenquote von 75% Klägerin zu 25% Beklagte verdeutlicht die in den Urteilsgründen im Rahmen der Bewertung nach § 91a ZPO auch noch einmal explizit angesprochene Tatsache, dass der Senat auch den Unterlassungsanspruch als „derzeit unbegründet“ abgewiesen hätte. Grundlage dieser Entscheidung ist der von den Beklagten erfolgreich ins Feld geführte (sog. FRAND-) Einwand missbräuchlicher Geltendmachung des standardessenziellen Klagepatents durch die Klägerin.

Die sehr ausführliche Entscheidung gibt einen detaillierten Überblick über die mittlerweile wohl weitgehend gefestigte Haltung des Senats zu vielen Streitfragen rund um die FRAND-Problematik:

  1. Bestätigt wird zunächst die Düsseldorfer Ansicht, dass die wechselseitigen Verhandlungspflichten von Patentinhaber und Benutzer im Sinne sukzessive aufeinander aufbauender Obliegenheiten zu verstehen sind. Im Streitfall entscheidend: Nur wenn der Patentinhaber ein FRAND-Angebot vorlegt, besteht für den Benutzer überhaupt eine Pflicht, mit einem FRAND-Gegenangebot zu antworten. Die gegenteilige Beurteilung der ersten Instanz, die bei Ablehnen des FRAND-Einwandes auf eine vollumfängliche Prüfung des klägerischen Angebots verzichtet hatte, führte bereits vorab zur teilweisen Einstellung der Zwangsvollstreckung aus dem erstinsanzlichen Urteil durch den nun per Endurteil erneut entscheidenden Senat.
  2. In zeitlicher Hinsicht kann den entsprechenden Pflichten (auch, soweit laut EuGH explizit „vor Klageerhebung“ zu erfüllen) noch durch „Nachholen“ während des laufenden Prozesses genügt werden. Mit den diesbezüglichen Ausführungen bestätigt die Entscheidung die auch durch den parallelen 2. Düsseldorfer Zivilsenat vertretene, entsprechende Auffassung.
  3. Wesentlicher Überprüfungsmaßstab für die Frage, ob ein Angebot inhaltlich FRAND ist, stellt der Vergleich zur bisherigen Lizensierungspraxis (so vorhanden) des Patentinhabers dar. Dabei kann schon ein einzelner für den (damaligen) Lizenznehmer deutlich günstigerer Vertrag bei fehlender sachlicher Rechtfertigung der nun erfolgten Schlechterstellung des aktuellen Gegenübers zum Diskriminierungsvorwurf und damit zum Ausschluss der FRAND-Qualität des aktuellen Angebots führen. Konkret hatte die Klägerin eine Reihe von Lizenzverträgen vorgelegt und dabei allerdings einen Vertrag aus der Frühzeit ihrer Auslizensierung zunächst zurückgehalten. Jener Vertrag sah im Ergebnis (und je nach Vergleichsrechnung) um bis zu 5- bzw. sogar bis zu 10-fach niedrigere Lizenzsätze vor.

In seiner ausführlichen Diskussion des klägerischen Angebots erkennt das Oberlandesgericht grundsätzlich eine Reihe von Gesichtspunkten an, deren mögliche Berücksichtigung für eine Differenzierung bei der Lizenzhöhe bisher teils umstritten war. Zu nennen sind insbesondere die folgenden Erwägungen:

  1. Das frühe Gewinnen eines im Markt etablierten Unternehmens als Lizenznehmer kann zu einer „Sogwirkung“ führen, indem andere Unternehmen dann anerkennen, dass das Portfolio und die darauf gestützten Lizenzforderungen des Inhabers offenbar eine gewisse Berechtigung haben. Diese Anreizwirkung des „First Mover“ darf mit gewissen Preisabschlägen „vergütet“ werden.
  2. Bei schneller Lizenznahme insbesondere ohne die Notwendigkeit eines streitigen Verletzungsverfahrens darf das geringere Prozessrisiko, dass auch der Durchsetzung an sich berechtigter Forderungen immer anhaftet, abermals preismindernd berücksichtigt werden.
  3. Pauschale Lizenzgebühren können für den Lizenzgeber insofern geringere Risiken bergen, als die Höhe der Zahlung dann unabhängig ist von der (für ihn schwer bzw. nicht kontrollierbaren) weiteren Entwicklung des Umsatzes des Lizenznehmers. Auch dies kann ein Entgegenkommen beim Preis rechtfertigen.

Ein erfolgreicher FRAND-Einwand kann auch den Ansprüchen auf Schadensersatz, Auskunft und Rechnungslegung insofern entgegengehalten werden, als der Kläger dann auf eine Schadensberechnung nach Lizenzanalogie (und entsprechend reduzierten Umfang der Auskunft) beschränkt ist.

Im Ergebnis sah der Senat jedoch all diese (und weitere) Rechtfertigungsversuche der Klägerin für die „enormen“ Preisdifferenzen als nicht ausreichend an, da sie eben eine bis zu einem Faktor 10 höhere Lizenzgebühr nicht erklären könnten.

Abschließend noch interessant: Auch wenn der Senat die Pflicht zum Schadensersatz dem Grund nach feststellt, spricht er auch ausdrücklich aus, dass dieser in der Höhe auf die Lizenzanalogie beschränkt ist. Dies wirkt sich im Erkenntnisverfahren konkret zunächst nur bei dem Umfang der zugesprochenen Ansprüche auf Auskunft und Rechnungslegung aus. Letztere werden insbesondere nicht auf Angaben zu Gewinnen und Verlusten des Patentbenutzers erstreckt. Grund ist, dass der Benutzer mangels eigenem Kartellrechtsverstoß darauf vertrauen durfte, für die Benutzung nur eine FRAND- Gebühr zahlen zu müssen (und eben nicht fürchten musste, seinen ggf. natürlich höheren „Verletzergewinn“ an den Patentinhaber auskehren zu müssen).

Konsequenz

Lesen Sie dazu auch den Beitrag “Standardessentielles Patent und einstweilige Verfügung” von Dr. Thomas Kühnen.

Spätestens mit dieser Entscheidung wird klar, dass die Düsseldorfer Rechtsprechung es mit ihrer „Warnung“ ernst meint, die etwa auch der stellvertretende Vorsitzende Dr. Rinken sowie der Vorsitzende des parallelen 2. Zivilsenats, Dr. Kühnen, bspw. auf Vortragsveranstaltungen deutlich formuliert haben und nach der Patentinhaber auch einzelne „Ausreißer“ bei der Lizensierungspraxis im Zweifel im Rahmen der Überprüfung ihres Verhaltens gegenüber dem aktuellen Prozessgegner gegen sich gelten lassen müssen. Beim Einräumen von „Vorzugskonditionen“, zugunsten einzelner Lizenznehmer sind also immer auch die Konsequenzen für die zukünftige Lizensierungspraxis im Auge zu behalten. Abweichungen sind zwar möglich, müssen dann aber sachlich fundiert begründet werden. Anders als Versäumnisse beim vorgeschriebenen Verhandlungsprozedere, die ein Kläger nach Düsseldorfer Rechtsprechungspraxis noch vergleichsweise weitgehend während eines laufenden Prozesses nachholen kann, wird eine „unvorsichtig“ niedrige Auslizenzierung in der Vergangenheit regelmäßig kaum im Nachhinein zu korrigieren sein.

Der Senat hat die Revision zum Bundesgerichtshof zugelassen. Dort ist der Rechtsstreit unter Aktenzeichen KZR 36/17 auch bereits anhängig. Es scheint mithin durchaus möglich, dass die entscheidungsrelevanten Erwägungen (und gegebenenfalls auch die umfangreich erläuterten Stellungnahmen des Senats zu weiteren Fragen des FRAND-Themenkomplexes) einer höchstrichterlichen Überprüfung zugeführt werden.

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