Schwerpunkt Patentierbarkeit

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Diese Woche lag der Schwerpunkt der Daily D Questions des EPA auf der Patentierbarkeit und dabei insbesondere auf der Einschätzung der erfinderischen Tätigkeit verschiedener Erfindungen. Zur Lösung dieser Fragen sollte man sich intensiv mit den Patentierbarkeitsvoraussetzungen auseinandersetzen. Im folgenden nun unsere Lösungen zu den Aufgaben.

Montag – Frage 11
Es wird folgender Sachverhalt vorgegeben: Ein Russischer Anmelder reicht eine ePa EP-1 in Russisch ein und beanspruch wirksam die Priorität einer früheren nationalen Anmeldung RU-1. Er reicht wirksam eine französische Übersetzung ein, in der fehlerhafterweise die Beschreibung einer Ausführungsform fehlt. Kurz nachdem EP1 eingereicht wurde, reicht ein anderer Anmelder die ePA EP2 ein, in der diese letzte Ausführungsform beansprucht wird.
Gefragt war, ob die EP1 neuheitsschädlich für die EP2 ist (a) und ob die Antwort eine andere wäre, wenn diese Ausführungsform auch in EP1 gefehlt hätte (b).
Antwort
(a) Ja, ePa kann in jeder beliebigen Sprache eingereicht werden, auch Russisch, dann ist eine Übersetzung in eine Amtssprache nötig (Art. 14 EPÜ)
Wortlaut der ePa in eingereichter Sprache ist die ursprüngliche eingereichte Fassung (Art. 70 (2) EPÜ)
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 77, DI-14
Ursprünglicher Anmeldetext bildet Grundlage für Beurteilung der Neuheit gegenüber EP2 (Art. 54 (3) EPÜ)
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, DI-79; Glossar S.278 zu „ursprünglich eingereichter Fassung“
Korrektur der Übersetzung jederzeit während des Verfahrens mgl. (Art. 14(2) EPÜ)
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 103, DI-76
(b) Ja, diese Ausführungsform ist nicht Bestandteil der ursprünglich eingereichten Fassung und kann somit nicht zur Beurteilung der Neuheit von EP2 herangezogen werden,
RU1 wird nach Einreichung von EP2 veröffentlicht und ist damit  – anders als nachveröffentlichter St.d.T. iSv Art.54(3) – nicht zur Neuheitsbeurteilung heranzuziehen
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 5, A-7 bis A-9
Dienstag – Frage 12
Folgender Sachverhalt war gegeben: Eine ePa EP2, die die erfindungsgemäßen Ausführungsformen A sowie A+B enthält, wurde am 10.01.2016 eingereicht. Der eESR der EP2 zitiert eine ePa EP1, die am Mittwochen, den 07.12.2016 veröffentlich wurde und die Priorität einer am 05.12.2015 eingereichten Anmeldung beansprucht. EP1 beansprucht Erfindung A aber nicht Merkmal B. Die Akteneinsicht der EP1 ergibt, dass das EPA eine Zurücknahmeerklärung der EP1 am 23.11.2016 erhalten hat, damit die Veröffentlichung verhindert wird.
Gefragt ist nun, ob und wenn ja zu welchem Umfang die EP1 neuheitsschädlich ist (a) und ob der Sachverhalt ein anderer wäre, wenn EP1 im Januar 2017 zurückgenommen worden wäre.
Antwort
(a) Nein,
Veröffentlichung einer ePa findet 18M nach Prioritätstag statt (Art. 98 EPÜ): 05.06.2016 + 18 M = 05.12.2016 (Montag), Veröffentlichungstag beim EPA ist Mittwoch = 07.12.2016
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 113, DI-93
Verhinderung der Veröffentlichung mgl. bis vor Abschluss der techn. Vorbereitungen zur Veröffentlichung, beim EPA: 5 Wochen vor Veröffentlichung (Abl. 2006, 406): 07.12.2016 ‑ 5 Wochen = 02.10.2016, folglich war es zu spät für die Verhinderung der Veröffentlichung
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 113, DI-96 i.V.m. Seite 208, DI-359
EP1 könnte ein Art. 54(3) EPÜ – Dokument für EP2 sein, ist aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr anhängig und damit kein Stand der Technik gemäß Art. 54(3) EPÜ für EP2 (J5/81)
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 5, A-9
(b) Ja, dann ist EP1 bei Veröffentlichung noch anhängig, das wirksame Datum für A ist dann der 05.06.2015 und damit ist EP1 für A der EP2 neuheitsschädlich
A+B ist in EP1 nicht offenbart und deshalb neu gegenüber EP1 (Art. 54(1) EPÜ)
Mittwoch – Frage 13
Die Aufgabe offenbart eine Wertetabelle, in der die Reaktionstemperatur bei der Herstellung einer Substanz in Abhängigkeit von der jeweiligen Ausbeute in % angegeben werden. Es wurde nun herausgefunden, dass ein bestimmter Temperaturbereich innerhalb des in der Wertetabelle offenbarten Temperaturbereiches, zu unvorhersehbar erhöhten Ausbeuten führt.
Gefragt war, ob der gefundene Temperaturbereich neu (a) und erfinderisch (b) im Hinblick auf die offenbarten Werte sind.
Antwort
(a) Ja,
Neuheitstest zeigt, dass keines der Beispiele aus der gegebenen Wertetabelle in den neu gefundenen Temperaturbereich fallen
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 37, B-30
Neuer Temperaturbereich kann als Auswahlerfindung verstanden werden, folgende Voraussetzungen müssten erfüllt sein:
– Auswahl eines Parameterbereiches, der eng ist im Vergleich zum offenbarten Parameterbereich – ist gegeben
– neue Bereich ist ausreichend weit entfern von den bekannten Bereichsgrenzen und nicht insulär durch Beispiele vorweggenommen – ist gegeben
– keine Willkürliche Auswahl, sondern damit verknüpfter technischer Effekt – ist gegeben, durch höhere Ausbeute
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 33, B-5
(b) Ja, technischer Effekt war unvorhersehbar und überraschend, erfinderische Tätigkeit (Art. 56 EPÜ) ist gegeben
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 7, A-30 ff. i.V.m. Seite 34, B-8
Donnerstag – Frage 14
Es waren zwei Sachverhalte gegeben, die hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit analysiert werden sollten.
Antwort
(a) Hier wird erfinderische Tätigkeit [Art.56 EPÜ] zugesprochen, obwohl nur eine geringe Verbesserung der Maschinenlaufgeschwindigkeit von 3% gegeben ist, es sich aber um eine großtechnische Anlage handelt ist der technische Effekt ausreichend [T286/93]
(b) Hier wird ebenfalls erfinderische Tätigkeit [Art.56 EPÜ] zugesprochen, da ein schon lange vorherrschendes Problem gelöst wurde, die im Sachverhalt gegebenen 7 Jahre bezeichnen einen ausreichend langen Zeitraum [T106/84]
Verfahrenspraxis EPÜ und PCT, Seite 9, A-36
Freitag – Frage 15
Es waren zwei Sachverhalte gegeben, bei denen beurteilt werden sollte, ob das technische Gebiet des Standes der Technik nahe genug liegen, um diesen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit heranziehen zu können.
Antwort
(a) nächstliegender Stand der Technik: Stifteanspitzer
Erfindung auf dem Gebiet der Spardosen, aber gleicher technischer Effekt
Dennoch: keine verwandten technischen Gebiete [T 176/84] und damit erfinderische Tätigkeit zugesprochen
(b) Es wurde festgestellt, dass Schranktüren und Türen von Hangars nicht zu benachbarten technischen Gebieten gehören und ein Fachmann auf der Suche nach einer Lösung eines technischen Problems von Schranktüren nicht bei Hangars nachsehen würde [T9/82], damit ist die erfinderische Tätigkeit anzuerkennen

Wir sind, wie immer, gespannt auf die Fragen der nächsten Woche.

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